Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя внести поправки в Гражданский кодекс РФ, связанные со взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Поводом к рассмотрению дела явился запрос Суда по интеллектуальным правам (СИП).
В производстве СИП находится спор о компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Ответчиком выступает фирма «Здоровье», производитель детского травяного чая «Баюшки-Баю». Ранее ООО «Курортмедсервис», правообладатель двух товарных знаков «Баю-бай» (в категориях «детское питание» и «чай»), взыскало с фирмы «Здоровье» двукратную стоимость партии детского чая (порядка 10 млн рублей), указав, что товар является контрафактным, а товарный знак на упаковке имеет сходство до степени смешения. После этого с аналогичным иском к фирме «Здоровье» обратилось столичное ООО «Максимус», которое по договору цессии получило право на компенсацию от еще одного правообладателя товарного знака «Баю-бай» (уже в категории «БАДы») — кипрской компании «Форианелли Трэйдинг Лимитед».
В декабре 2021 года Арбитражный суд Москвы (АСГМ) отказал ООО «Максимус» в компенсации ввиду отсутствия права на иск. 9-й ААС отменил это решение и отказал не только истцу-цессионеру, но и кипрской компании-цеденту. Суд отметил, что в другом деле фирма «Здоровье» уже возмещала аналогичную компенсацию ООО «Курортмедсервис», а это общество, как указал апелляционный суд, аффилировано с кипрской компанией. По мнению 9-го ААС, «Курортмедсервис» имеет право использовать все три товарных знака (один из них — как лицензиат), сходных до степени смешения и представляющих собой серию, и могло бы само инициировать судебное разбирательство, но не сделало этого в целях максимизации сумм взыскания.
В результате по кассационной жалобе ООО «Максимус» спор переместился в Суд по интеллектуальным правам. Позиция правообладателей заключается в том, что каждому из них принадлежит различный товарный знак и, несмотря на их схожесть, компенсация в двукратном размере должна быть выплачена всем. Таким образом, с ответчика фактически должен быть взыскан шестикратный размер стоимости контрафактного товара. СИП, в свою очередь, приостановил производство и направил запрос в Конституционный суд РФ о проверке п. 3 ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 ГК РФ. По мнению СИП, эти нормы неправомерно устанавливают неоднократную компенсацию за нарушение права на товарный знак по искам разных, но связанных между собой компаний, которым принадлежат схожие до степени смешения товарные знаки.
В своем постановлении КС отметил, что закон допускает множественность правообладателей сходных до степени смешения товарных знаков, поэтому само по себе предъявление нескольких требований о компенсации за нарушение исключительного права не является злоупотреблением. Однако суды обязаны учитывать различные фактические обстоятельства, например, то, в какой степени связаны между собой правообладатели сходных товарных знаков, в какой мере они могут влиять на решения друг друга, и является ли их поведение добросовестным.
КС напомнил, что ранее в различных постановлениях указывал, что у судов должна быть возможность снижать компенсацию, исчисленную по правилам п. 4 ст. 1515 ГК РФ, если ее размер многократно превышает размер убытков правообладателя. Несмотря на это, в судебной практике встречается узкое толкование позиции КС, которое не допускает снижения компенсации при использовании сходных товарных знаков несколькими правообладателями. В этом контексте оспариваемые нормы не соответствуют Конституции РФ.
КС обязал законодателя внести в правовое регулирование необходимые изменения, в том числе предусмотреть процессуальные и процедурные механизмы, обеспечивающие рассмотрение вопросов взыскания компенсации с нарушителя прав на сходные до степени смешения товарные знаки в рамках одного судебного дела, с тем, однако, чтобы не устанавливались необоснованные препятствия любому из правообладателей инициировать начало рассмотрения такого дела.
До тех пор, как сообщили в пресс-службе КС, суды должны учитывать все значимые для дела обстоятельства, и при несоответствии размера компенсации требованию справедливости и равенства они вправе снижать ее размер, а в некоторых случаях — отказывать во взыскании.